“恶意”的边界

代理商标权利人一方争议类案件时，通常会有一种感觉，就是对于国知局在行政审查阶段“恶意”注册、“恶意”摹仿行为的判定总是拿捏不准。随着国知局在2021年11月16日发布了最新制定的将于2022年1月1日起施行《商标审查审理指南》，再结合以往的审查案例，“恶意”这一概念内涵之于国知局已明晰。

商标审查审理编（下编）第一章 基本概念 3.7 不正当手段与恶意

本指南中，除另有规定外，不正当手段是指商标申请人或者商标代理机构在申请商标注册或者办理其他商标事宜时，违背诚实信用原则，以牟取不正当利益为目的，扰乱商标注册秩序以及违反商业道德或行业惯例等行为。

本指南中，除另有规定外，恶意是指商标申请人或者商标代理机构在申请商标注册或者办理其他商标事宜时，通过一定行为表现出来的，明显违背诚实信用原则，明知或者应知其行为违反法律规定、有碍公序良俗、损害公共利益或侵犯他人权利，但为了牟取不正当利益，仍然实施相应行为，并追求或者放任其后果发生的主观心理状态。

国知局针对“恶意”的概念作出了时间上的限定：“在申请商标注册或者办理其他商标事宜时”。虽然指南于2022年实行，但是该指南的制定也是有赖于一直以来审查经验的积累和总结。下面就通过以往的几个案例来体会一下给出“恶意”时间限定的背后意义所在。

①《关于第24177594号“悦信美高美”商标无效宣告请求裁定书》

引证商标“美高梅”权利人为美高梅国际酒店集团，使用权人“钓鱼台美高梅酒店管理有限公司”。争议商标“悦信美高美”所有人为三亚明日大酒店有限公司悦信美高美分公司。申请人提交了引证商标知名度相关证据，两主体间民事商标侵权、不正当竞争纠纷的判决书（认定被申请人具有恶意，存在虚假宣传等行为，构成商标侵权），律师函及被申请人复函（复函形成日早于争议商标申请日）。

依据相关决定/裁定书及民事判决可以确认以下事实：引证商标在酒店相关领域具有知名度，被申请人在实际经营中具有侵犯引证商标权利人商标权的恶意。但是国知局最终依据商标法三十条裁定除“养老院”外其它服务项目予以无效宣告，未支持被申请人违反第七条、第四十四条第一款规定的主张。

②《关于第23702015号“红星兔丁”商标无效宣告请求裁定书》

申请人为引证商标原注册人成都市锦江区红星兔丁店的法定代表人，在争议商标申请注册前，申请人已经公开使用“红星兔丁HONGXINGTUDING及图”商标。两主体民事判决书中可知：申请人长期经营“红星兔丁”食品店并使用引证商标；“红星兔丁HONGXINGTUDING及图”商标在四川成都地区具有一定的知名度；成都发哥食品经营部负责人为李兴发，李兴发在上述民事案件中认可本案被申请人刘政芳是其母亲。上述民事判决均认定成都发哥食品经营部实际经营中使用与申请人商标标识高度近似的商标，并认定其行为存在不正当竞争。至本案审理时，包括本案争议商标在内，被申请人名下申请、注册商标共8件，均为“红星兔丁”“红星兔丁HONGXINGTUDING及图”商标。

国知局最终认定被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要，此种恶意针对某一主体，申请注册与该主体在先商标、或其他在先权利相同或者高度相近的商标的行为，不仅会对商标注册秩序产生冲击，亦会影响有正当需求的市场主体依法注册使用商标，损害不特定的社会公众利益。争议商标的注册使用已构成《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。

③《第38956590号“LUXOR”商标准予注册的决定》&《关于第32413114号“LUXOR”商标无效宣告请求裁定书》 

两案双方分别为：引证商标权利人“拉姆帕茨有限责任公司”，在美国拉斯维加斯经营一家知名特色酒店“LUXOR”。被异议人/被申请人为“世界是平的发展有限公司”，被异议商标注册在第41类，争议商标注册在第43类（酒店相关）。

最终国知局认定被申请人对于其申请注册商标超出正常商业需要，其中亦包括多件与他人知名标志相同或近似的商标的行为没有做出合理解释或说明，国知局认定其扰乱商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，已构成2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。针对第43类商标予以无效宣告，

但是准予注册了第41类“LUXOR”商标的注册，认为被异议人违反诚实信用原则，恶意抄袭的证据不足。

④《关于第18355354号“固力士 GULISHI”商标无效宣告请求裁定书》

国知局认定“已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该条款立法本意在于规范申请商标注册的民事行为，使之符合诚实信用原则，以维护公平的竞争秩序和市场秩序。本案中，根据我局查明的事实3可知，被申请人曾对申请人“固力士GLUSI”商标提起异议申请，该商标经异议、异议复审、一审、二审等程序，现为申请人名下有效商标。可见，被申请人明知“固力士”为申请人在先注册并使用的商标。我局合理认为，被申请人作为申请人的同行业竞争者，申请注册本案争议商标具有借助商标注册制度进行恶意市场竞争之故意，其主观意图难谓正当，不具备申请注册商标应有的合理性或正当性，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，有违诚实信用原则，不应支持和鼓励，已构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段” 取得商标注册之情形。 ”

⑤《（2021）京行终6109号行政判决书》&《关于第17373256号“GAPU”商标无效宣告请求裁定书》

争议商标（第6类）所有人为自然人汤绍文，引证商标（第6类不同群组）“GAP”所有人为盖璞(国际商标)公司。起初，国知局认为争议商标核定使用的金属支架等商品与引证商标一、二核定使用的衬衫等商品不属于同一种或类似商品，上述商标未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人申请注册争议商标时采取了欺骗或不正当手段，违反了诚实信用原则。

一审、二审法院均认为“汤绍文及其关联公司在多个类别上申请注册了20件左右与盖璞公司的“GAP”等系列商标标志相同或相近的商标，且在以其为联系人的嘉兴盖普电器有限公司的公司简介中发布虚假宣传内容，意图借助盖璞公司、费雪的知名度，牟取不正当利益，使相关公众误认为该公司与盖璞公司、费雪有关。汤绍文申请注册包括诉争商标在内的相关商标的行为，属于扰乱商标注册管理秩序、有损于公平竞争的市场秩序的行为，违反了2013年商标法第四十四条第一款的规定。” 

⑥《（2020）京73行初1981号行政判决书》&《关于第11281923号“贝拉小蜜蜂”商标（以下简称诉争商标）无效宣告请求裁定书》

争议商标“贝拉小蜜蜂”（3类）与引证商标“Bella B”（35类）。国知局未支持争议商标所有人违反三十条、三十二条、四十四条1款规定的主张。

一审法院认为“第三人除本案诉争商标外还在多个商品和服务类别上申请注册了其他80余件商标，明显超出了其正常生产经营的需要。其中“BELLABEE”“BELLAFLY”“贝拉小蜜蜂”“贝拉蝶兰”“乐贝拉”“朵拉小蜜蜂DORABEE”等多件商标均与原告在先使用并在母婴用品领域具有一定知名度的商标“BellaB”或者对应中文“贝拉小蜜蜂”相同或者近似。而且从第三人提交的广告宣传页、参展照片、产品销售材料等使用证据亦可以看出，其在使用商标过程中明显具有攀附利用原告商誉的主观故意，违反了诚实信用原则。基于以上分析，本院认为第三人申请注册诉争商标的行为，明显并非基于正常的商业使用目的，不具备注册商标应有的正当性，亦不正当地占用了公共资源，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。故诉争商标的注册已构成2013年商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形，应予禁止。”

上述案例的简要概述：

案例①：“悦信美高美”VS“美高梅”

尽管争议商标所有人在民事纠纷中被法院认定为具有恶意，申请争议商标时知晓引证商标，但是国知局仍旧没有给予权利人突破区分表的保护。争议商标为被申请人唯一注册商标。

案例②：“红星兔丁”VS“红星兔丁”

国知局参考了法院的事实认定，国知局适用了44（1）。被申请人名下共计8件相同商标。

案例③：“LUXOR”（Cl.41&Cl.43）VS“LUXOR”（未在中国大陆进行注册）

国知局在引证商标使用领域的类别适用了44（1），在非关联领域未适用44（1）。被申请人名下注册了多枚与他人知名商标构成相同或近似的商标。

案例④：“固力士GULISHI”VS“固力士GLUS”

两商标指定商品并不属于相同或类似商品，国知局适用44（1）予以申请保护。争议商标所有人在商标相关程序中知晓了引证商标，国知局认定争议商标所有人具有借助商标注册制度进行恶意市场竞争之故意。

案例⑤：“GAPU”VS“GAP”

两商标指定商品并不属于相同或类似商品。争议商标所有人具有攀附申请人商誉的虚假宣传行为，且申请了许多与引证商标近似的标识。国知局未适用44（1）。

案例⑥：“贝拉小蜜蜂”（3类）VS“Bella B”（35类）

两商标指定商品并不属于相同或类似商品/服务。争议商标所有人具有攀附申请人商誉的虚假宣传行为，且申请了许多与引证商标近似的标识。国知局未适用44（1）。

在上述案例中大概可以了解到国知局在审查适用44（1）及恶意认定的倾向。考虑因素包含（不限于以下因素）：

1.通过申请商标注册或者办理其他商标事宜时知晓引证商标的存在。

2. 商标标识及商品/服务类别的的近似程度。

3.相关的生效裁定/决定及判决。

4.申请人在实际经营活动中使用商标的情形。

由案例①③⑤可知，即便有充分的事实证明一方在实际经营中具有侵犯一方商标权的“恶意”，就同一主体申请多枚近似商标，考虑到商标以及商品服务项目近似程度，也不会当然适用44（1）予以保护。其实就案例④裁定书中的表述来说，上述案例当中的一方确实有借助商标注册制度进行恶意市场竞争（即不正当竞争）之故意。但是在案例②中，因商标完全相同且多类别注册，同时引用了法院认定的事实，适用44（1）作出最终的裁判。

的确，国知局不突破分类表，“保守”适用44（1）确有其依据和缘由：

商标审查审理编（下编）第十六章 以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的审查审理 3.2.1 含义

此种行为是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他方式谋取不正当利益等其它不正当手段取得注册、其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。对于只损害特定民事权益的情形，应使用《商标法》第四十五条及其他相应规定。

“关于《商标审查审理指南》的解读”：

考虑到实践中存在部分申请人滥用该条款，《指南》因此增加了第该条适用的限制，避免打击恶意的最后条款“口袋化”，虚化其他条款的适用。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》17.2【“其他不正当手段”的认定】

“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱 商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取 不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申 请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手 段的行为。

同时具备下列要件的，可以认定属于商标法第四十四条第 一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：……

…申请注册行为未仅损害特定民事权益。

无论是《审查指南》还是《北高指南》都提到了一点就是44（1）的适用不涵盖仅损害特定民事权益的情形，该条款立足于保护商标注册秩序及公共利益，作为打击恶意的兜底条款不宜将其“口袋化”作扩大解释。

道理固然没错。实践中却没有解读和指南中文字措辞间透露出的那般“坚定从容”。在案例③中也可以看到国知局在适用法条时的“踌躇”，显然已经在无效案件中否认了争议商标所有人申请注册行为的合法性，但是在权利人非关联领域的业务所属类别上却给出了相反的认定。我想原因大概在于想要给予权利人经营领域所使用标识以保护，但在其它条款都适用不了的情况下，只能够“拉来”44（1）作为背书，同时又觉得这种保护又不至于扩大到其它类别，“利益权衡”中做出了在逻辑上相矛盾的认定。同样是具有恶意的事实，在考虑商标标识近似性的因素下，案例②⑤也同样给出了不同的结论。

回头来看，国知局对于恶意含义的限定“在申请商标注册或者办理其他商标事宜时”，其背后意旨可在案例④中以揣度，同样是“仅损害特定民事权益”，但是因为一方恶意体现在对于“商标行政程序的无视”中（在之前异议程序中已明知引证商标的存在），或许这个行为可以解释为损害了“商标注册秩序”，没有明显扩大解释其内涵，同时维护了行政机关的权威，因而毫不犹豫的适用了44（1）。

现在问题就在于，对于争议商标与引证商标略有区别，同时尚不能以驰名商标的标准予以保护，但争议商标所有人具有针对引证商标所有人的不正当竞争行为，轻微囤积模仿行为，在商标行政程序中未有明确获悉引证商标存在的证据，尚不足以让国知局认定为“明显违背诚实信用原则”。那么此种情形国知局倾向于不适用44（1），对此种申请注册“放行”。

商标权的给予属于行政机关的行政确认行为，某种程度只在关联事实证据中评价申请注册行政程序的合法性，争议商标所有人固然在“民事行为”中不规范使用争议商标，虚假宣传，承担侵犯特定民事权利的责任，但是不能否认模仿痕迹较轻的争议商标在行政确认中非关联类别注册本身的合理性。从“民事”“行政”相区别角度来说，国知局这种“保守”认定无可厚非。

但换个角度来说，争议商标所有人在申请注册商标时的动机是否正当善意呢。通过其不正当竞争的行为推定：显然不是。但恰恰目前法律法规中并没有明确否认约束上述情形下的申请注册行为，法院虽然站在《商标法》借鉴民法“诚实信用”原则的角度（第七条 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则），在行政诉讼中给予申请注册行为、行政行为以“公平正义”的裁决，但是却有扩大解释，“口袋化”适用44（1）的“嫌疑”。符合情理法理，但确实在“规则适用”上有瑕疵。

前北京知识产权法院院长宿迟在《在规制商标恶意注册专项审判工作新闻发布会上的讲话》中对于“恶意”的内涵做了如下解释：“商标恶意注册系违背诚实信用原则，以攫取或不正当利用他人市场声誉，损害他人在先合法民事权益，或者以侵占公共资源为目的的商标注册行为。” 但法院在司法实践中不能够若总依照原则以及“口袋化”条款进行裁判。“规则适用”上的瑕疵应当有“清净”方法。

参照域外其它国家/地区制度性规范：

·欧盟商标制度

《欧盟商标条例》、《欧盟商标指令》、《欧盟商标审查指南》是欧盟成员国区域内商标注册和保护的主要法律与政策性文件。其中《欧盟商标条例》规定，申请人在提交商标注册申请时具有主观恶意的，可以作为申请该商标无效的绝对理由。《欧盟商标指令》规定，申请人恶意申请注册的商标，可能与申请时已经持续在外国使用的商标相混淆的，可以驳回注册或宣告无效。《欧盟商标审查指南》规定，判决恶意的时间点是该商标申请注册时。申请人是否有“搭便车”意图、是否以阻止第三人进入市场为目的、是否试图人为延长商标不使用期限、商标显著性、基础注册商标是否由于恶意注册已被无效、是否向他人所要经济赔偿等因素均属于人大可能存在恶意的相关事实。

·美国商标制度（兰哈姆法案及其它法律规范）

（1）商标注册以“善意使用”或“善意使用意图”为前提和基础。申请人在提交商标注册申请时，可以选择三种基础，包括实际使用、意图使用、外国注册。上述基础均需要在申请注册前在美国有实际使用或意图使用。申请人签订意图使用声明后，如发现与事实不符的情况，则构成伪证罪，面临商标被无效以及罚款、限制人身自由的风险。（2）将恶意注册作为判断混淆可能性和淡化的考虑因素。（3）不道德或欺骗性的商标不予注册。在美国《商标法案》第2（a）条中规定，商标包含不道德、欺骗性或诽谤性的信息予以驳回。第14（3）条和第33条（a）（1）规定，欺诈取得注册的商标可以作为撤销注册和抗辩的事由。

·英国商标制度

（1）商标注册申请也以“善意使用”或“善意使用意图”为前提和基础。（2）“恶意”作为商标注册驳回的绝对理由。英国《商标法》第三条规定，出于恶意提出申请的，或商标申请达到恶意程度的商标不得注册。

·日本商标制度

（1）商标注册申请也以“善意使用”或“善意使用意图”为前提和基础。（2）商标注册驳回的理由涵盖恶意情形。

日本《商标法》第四条（一）19项规定：“与标示他人业务相关的商品或服务且在日本国内或外国消费者间已广泛认知的商标相同或相近，并以不正当的目的（指以为获取不正当利益为目的、给他人造成损害为目的等不正当目的）使用商标的”。

通过上述列举可知，商标存在恶意注册情形均已成为驳回商标注册申请的法定事由，注重商标的“善意使用”或“善意使用意图”，即强调商标使用在先原则在商标注册制度中的主导作用，以注册证明标准的“高门槛”来尽量避免后续的争议纠纷发生。

在宿迟院长的讲话中也提到“注册商标维持成本低廉，而转让商标可以轻松获利，这是恶意注册现象严重的又一诱因”。我国虽然对于“申请注册”没有高门槛，但是在后续争议案件上应做到有着明确规则可以遵循，可以参照域外的法规对于“善意使用意图”的含义和情形予以明确。

由此，44（1）就可以从否认上述“恶意”申请注册行为的依据中解脱出来，对于申请注册商标的合法性和正当性进一步予以明确的规范，予以“恶意”的边界给出一个“正当权威”的解释。