共存协议之如何排除混淆

前情提要：近年来，随着商标注册申请量的不断增加，签订共存协议的情况也越来越普遍，国家知识产权局和法院对共存同意书的审查却越来越严格，笔者注意到近期甚至有不断缩紧的趋势，比如第51598576号“MEGVII 旷视 POWERED BY”商标驳回复审决定书中，国家知识产权局经复审认为“申请商标与引证商标三至十近似程度较高，且在共存协议中，双方商标注册人也未就如何避免消费者混淆误认提出合理的解决方案。在此情况下，上述商标若同时使用在上述同一种或类似商品上，仍易使相关公众对商品来源产生混淆误认，故我局对该《同意书》不能予以认可。”可不再是签订共存协议就可以万事大吉的时候了！

针对共存协议的性质，学术界存在争议：有了共存协议，申请商标与引证商标就被认为不构成近似，还是认定为构成近似但是不导致混淆，还是认为构成混淆但是由于当事人认为可以共存从而属于例外情形？笔者认为，商标近似判断是单纯从商标本身的音形义来考虑的，但是是否足以构成混淆的判断则是从市场上相关公众的角度来考虑的，实际上是对商标使用场景的一种预判和估计，下文也是在这个大方向下进行讨论的。笔者此处主要是结合近期实践经验对商标申请人与引证商标所有人已经或者确定意向签订共存协议并且由引证商标所有人出具共存同意书的情形，在此基础上探讨如何排除混淆。

一、排除混淆的方法必须紧紧围绕相关法律法规

《法务通讯》2007年11月第7期《商评委认真研究驳回复审案件中的共存协议》中写道：“在决定是否共存时，如果申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的冲突，且表明双方在实际使用中不会互相“搭车”，可以推定其具有互相区分的善意。但由于保护消费者的利益也是我国《商标法》的宗旨，因此，在决定是否允许共存时，还需要综合考虑双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自知名度。”通过共存协议排除混淆，除了满足形式要件外，在内容方面也有许多需要注意的事项，笔者此处概括如下：

1. 共存协议与共存同意书之间的关系：商标申请人和引证商标权利人既可以选择只签订共存协议，也可以选择只由引证商标权利人单方出具共存同意书，当然也可以除了共存协议之外，引证商标权利人再另行出具一份简要的共存同意书。我们一般建议客户选择只由引证商标权利人单方出具共存同意书，日常工作中较为常见的也是共存同意书，一方面可能是共存协议的内容庞杂涉及商业机密不愿公开；一方面可能是涉外当事人单方出具的同意书的公证认证程序更为简便快捷。

2. 共存同意书的基本内容：申请人资质、引证商标权利人资质、明确具体的商标信息（商标号、指定类别、商标图样）、消除冲突的善意承诺、而且需要明确是在中国领域内有效。

3. 共存同意书的签字人权限：在双方均是企业的情况下，签字人是否有权代表公司签订共存协议十分关键，将直接影响文件的效力。特别是涉外当事人，在实践中通常需要结合公司登记地的公司法和在登记机关备案的高管名单，只有两者结合才可证明签字人具备签字权限，在指导客户准备文件时需要慎重仔细。

4. 共存同意书还应当尽量涵盖的内容：商品的类似程度区分、双方商标的近似程度区分及各自知名度所在领域和程度上的区分，从各个方面抽丝剥茧，全方位的展示申请商标与引证商标的区别之处。若申请商标与引证商标相同或者基本相同，二者是没有共存空间的，即使签订共存协议也不会被接受。只有让审查员和法官相信申请商标与引证商标距离得越远，混淆的可能性才会越低，共存于市场才不会造成消费者的误认误购，才能从源头遏制住可能会损害消费者利益的情形。

5. 共存协议的禁止事项：附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形的，不予采纳。引证商标权利人出具共存协议后，以诉争商标与引证商标构成近似商标为由，提出不予注册异议或者请求无效宣告的，不予支持。

6. 排除混淆不能脱离指定商品/服务，特别是要考虑到商品/服务所属领域的特殊性，例如食品药品直接关系到人民群众身体健康和用药安全。从公共利益出发，国家知识产权局和法院对共存协议的审查会更加严格慎重，尽量避免公众在选择食品药品时产生混淆。

二、就如何避免消费者混淆误认提出合理的解决方案

笔者发现近期有部分驳回复审决定书中出现：“在共存协议中，双方商标注册人也未就如何避免消费者混淆误认提出合理的解决方案”，而笔者在其他案件的庭审过程中也曾遇到国家知识产权局提出了同样的质疑。代理人该如何面对该种情况？笔者分享经验如下：

首先，面对涵盖该内容的驳回复审决定书时，出具诉讼建议时需要跟客户确认，是否已经就排除混淆进行约定，签订协议？若已签订，可否补充提交至该案诉讼？若未签订，为了降低审查风险，商标权利人可以考虑引证商标所有人在诉讼阶段重新出具共存同意书，内容纳入“如何避免消费者混淆误认提出合理的解决方案”，例如：A属于鞋类服饰领域，B属于专业工具领域，二者的行业领域完全不同；申请商标一般会结合商号在一起使用，以此增加区分性避免混淆。可见，共存同意书不仅应该对排除混淆作出约定，而且约定越具体越能展现双方的真实意思表示，充分表达双方对排除市场混淆的积极追求，审查员和法官也更能感受到双方排除混淆的诚意，从而增加允许商标申请注册共存的信心。

其次，面对庭审过程中国家知识产权局对该内容的质疑时，除了在庭审和代理意见中就协议的内容进行重申和强调商标权是私权因此权利人可以自由处分外，还可以从商标权利人的举证责任角度进行回击，商标权利人无法满足国家知识产权局提出的超出法律规定的过高要求。

结语：虽然2019年的《商标审理指南》中已明确“共存协议可以作为排除混淆的初步证据”，但是国家知识产权局和法院究竟如何审查共存协议，对共存协议的接受程度如何，审查员和法官是保守型还是自由型？就目前的情况来看，共存同意书在评审阶段不满足形式要件的情形外，国家知识产权局的大部分审查员都是保守型，法院的法官则会在对形式要件严格要求的基础上准予注册，偏向自由型。对此，我们只能在实践中不断地摸索和归纳，才可窥之一二。当然，我们在大部分案件中为了降低审查风险，商标权利人还是应该在可行的范围内最大程度上满足审查员和法院的要求，尽力对如何避免消费者混淆误认提出合理的解决方案。