视点 | 承担民事赔偿责任后再次销售侵权产品可要求惩罚性赔偿

詹某与张某被判处刑事处罚后，2020年7月商标权利人提起民事赔偿诉讼，2020年12月31日法院依据刑事判决书认定的事实，在无证据证明权利人的损失及詹某与张某的获利情况下，综合考虑权利人商标的知名度，詹某与张某的侵权行为等情节酌定赔偿权利人经济损失及合理费用共计人民币7万元。

2020年9月份詹某又因销售假冒的汽车配件被公安机关查获，因查获的侵权产品品牌、种类、数量巨大，涉嫌构成销售假冒注册商标的商品罪，后依法被刑事拘留、逮捕。2021年8月4日经法院审理认为詹某因犯销售假冒注册商标的商品罪于2018年1月8日判处有期徒刑两年，缓刑三年并处罚金，其在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，最终判处有期徒刑四年并处罚金。

2022年10月份权利人提起民事赔偿诉讼，认为詹某及个体户某汽配（经营者为张某）在被判处刑事处罚后又继续实施侵权行为，属于故意侵权，重复侵权，请求适用惩罚性赔偿，以7万元为赔偿基数（该数额系依据詹某、张某第一次侵权时，法院的判赔数额，具有极强的参考性），适用2倍的惩罚性赔偿，总数额为21万元，在本案中权利人主张20万元，应当予以全额支持。

法院经审理认为，个体户詹某汽配因刑事判决书中未予认定，所以不是本案适格被告，不应承担侵权责任。根据在案证据无法确定权利人因侵权行为受到的实际损失，以及詹某因侵权所获得的利益，故应按照商标法第六十三条第三款的规定，根据詹某侵权行为的情节确定赔偿金额。从在案事实看，首先，詹某销售侵权商品的时间较长，数量较多，且在被判处刑事处罚后又继续实施侵权行为，属于故意侵权、重复侵权，其侵权行为情节严重；其次，詹某销售的被控侵权商品为汽车配件，关乎公众生命、财产安全，其侵权行为的社会危害性较大；再次，权利人的涉案注册商标具有较高知名度，应加强该商标的保护力度。最后，原告虽未提交合理维权开支的相关证据，但根据常理，权利人进行侵权调查、聘请律师出庭应诉等活动必然会支出相关费用，故在确定赔偿金额时，应适当对维权合理开支进行考量。综上，本院综合考虑涉案商标知名度、侵权行为的性质、詹某经营规模、时间及范围、詹某的主观过错等情节以及权利人为本案维权所支出的相关合理费用等因素，酌定由詹某赔偿权利人经济损失及维权合理费用共计人民币 12万元。

首先，《民法典》中第一百七十九条，承担民事责任的方式，法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定；第一千一百八十五条，故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。其次《商标法》第六十三条第一款中，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。最后，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下称《知识产权惩罚性赔偿解释》），该司法解释明确了知识产权侵权惩罚性赔偿的主观故意及情节严重的认定、计算基数及确定倍数时应考虑的因素。如在《知识产权惩罚性赔偿解释》第三条，对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素；第四条，对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

首先，依据《知识产权惩罚性赔偿解释》的规定，原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

在本案中詹某于2017年8月份因销售假冒的汽车配件被公安机关查获，并于2018年1月8日被法院判处刑罚。后权利人提起民事赔偿诉讼，法院判决詹某与张某酌定赔偿权利人经济损失及合理费用共计人民币7万元。詹某在经历刑事处罚后应当知晓权利人的商标，应当知晓再次销售侵权产品面临着更严重的处罚。但詹某无视法律的存在，在被判处刑事处罚后且在缓刑期内，继续实施侵权行为，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于《知识产权惩罚性赔偿解释》第四条规定的“因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为”情节严重的情形，可以请求适用惩罚性赔偿。

在本案可以请求适用惩罚性赔偿的情况下，重点是确定惩罚性赔偿的基数问题。根据《知识产权惩罚性赔偿解释》第五条规定，人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

在本案中，权利人实际损失数额、詹某违法所得数额或者因侵权所获得的利益均无法计算清楚，权利人也没有商标许可使用费的标准作参考，因此根据《知识产权惩罚性赔偿解释》第五条规定无法确定惩罚性赔偿的基数问题。但是本案确有其特殊之处，即詹某因其第一次的侵权行为被法院判决赔偿权利人损失7万元。该判决数额可以作为法院参考的损失数额，因为该判决数额对于詹某来说具有一定可预见性即如果詹某再次实施相同或近似的侵权行为，法院的判决数额将不会低于该数额。所以权利人可以依据第一次的法院判决数额作为适用该案惩罚性赔偿的基数，即可以以7万元为基数。在本案中就是以第一次法院判决的数额7万元为基数，请求适用2倍的惩罚性赔偿，即总数额为21万元。在本案中权利人主张了20万元。

虽然，法院没有支持权利人请求适用惩罚性赔偿的计算方式，但是确实考虑了惩罚性赔偿的精神，判决詹某赔偿权利人经济损失及合理开支12万元。

对于类似的重复侵权的案件，请求适用惩罚性赔偿，最高院也作出了类似的判例。如（2022）最高法知民终871号案件，在法院认为部分，法院作出如下分析：

本院认为：根据诉讼当事人的诉辩意见及本案事实，二审争议的焦点问题为：（一）百佳经营部是否应承担惩罚性赔偿责任；（二）原审判决确定的赔偿数额是否适当。

（一）百佳经营部是否应承担惩罚性赔偿责任

金民海以百佳经营部存在重复侵权为由，上诉主张其应承担惩罚性赔偿责任。本院经审理认为此上诉主张依法成立。

首先，由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任具有法律依据。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称惩罚性赔偿司法解释）第一条第一款规定：“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”该司法解释第四条规定：“对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。”

其次，由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任具有事实根据。在本案之前，金民海曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向原审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计3万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金民海系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。

综上，百佳经营部主观上存在侵权故意且侵权情节严重，应承担惩罚性赔偿责任。原审法院认定百佳经营部的被诉侵权行为未达到情节严重，不符合适用惩罚性赔偿的条件，与本案事实和法律规定不符。

（二）原审判决确定的赔偿数额是否适当

专利法第七十一条第一款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”该条第三款规定：“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。原审法院未判决由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，酌定的赔偿数额过低，本院予以纠正。