关于驰名商标淡化涉及法律问题

【案情摘要】

原告：海南亚洲制药有限公司

（原告代理人：北京市集佳律师事务所）

被告：原建军

       

      原告诉称：原告成立于1992年1月7日开始在原告生产的感冒胶囊上使用“快克”商标，并于同年8月10日在《商标注册用商品和服务国际分类》第5类的“新速效伤风胶囊”商品上取得了“快克”商标专用权。截止目前，原告的“快克”商标持续使用已有12年历史。自1997年始至今连续8年，原告花费巨额资金通过电视、广播、报刊、户外广告、网络等各种媒体对“快克”商标进行宣传。由于原告“快克”商标宣传持续时间长、宣传覆盖范围广，加之“快克”胶囊显著的抗感冒疗效，“快克”商标很快便为相关公众所知晓。2003年“快克”商标被认定为海南省著名商标。根据《商标法》第十四条，“快克”商标已为驰名商标。2004年12月，原告发现被告未经原告许可，擅自在其销售的“卫生纸”商品上突出使用与原告驰名商标“快克”完全相同的“快克”标识，因此被告的行为侵犯了原告“快克”驰名商标合法权益。

      被告辩称：原告系药品生产公司，其“快克”商标系注册使用在药品上，只能要求他人在药品上不能使用“快克”商标。而被告实际生产、销售的系卫生纸，卫生纸与药品不属于相同商品，卫生纸销售在超市等地，药品在药店销售，故被告并未侵犯原告的商标权，请求驳回原告的诉讼请求。

 

【法院审理】

      2005年2月24日，海口市中级人民法院开庭审理了原告诉被告侵犯其“快克”驰名商标合法权益一案。

      经审理，海口市中级人民法院认为：原告注册的“快克”商标为商品商标，原告在核定的商品范围内，对该商标依法享有专用权。原告注册的“快克”商标虽未经国家工商行政管理部分评定为驰名商标，但原告使用“快克“商标作为其产品标识已持续13年，且原告在取得“快克”商标专用权后，于1997年至2002年间投入巨额广告费，在电视、报纸等多种媒体上对使用该注册商标的商品作了持续的、范围涵盖全国的广告宣传，加之“快克”商标项下的药品具有较好的声誉和疗效，曾先后获得“2001年度海南消费者满意品牌”、“2002年度海南省名牌产品”、“海南省质量信得过药品”等荣誉，“快克”商标亦于2003年4月被评为海南省著名商标，故原告的“快克”商标符合认定为驰名商标的条件，应当认定“快克”商标为驰名商标。被告利用原告“快克”商标具有的信誉和广泛知名度，在其生产、销售的卫生纸上使用“快克”作为其商品标识，这种“搭便车”的行为不仅误导相关公众，且造成了“快克”驰名商标的淡化，对原告利益造成了损害。故判决：被告自本判决发生法律效力之日起，立即停止在其生产、销售的卫生纸上使用“快克”商标标识。

 

【案件评析】

      本案中，原告和被告争议的焦点之一即是被告在卫生纸商品上使用“快克”商标是否侵犯了原告核定在第5类“新速效伤风胶囊”商品上的“快克”注册商标专用权。众所周知，注册商标使用权的范围以核定使用的商品和核准注册的商标为限，而注册商标禁用权的范围则以核定使用的商品以及与之类似的商品、服务和核准注册的商标以及与之近似的商标为限。但是对于驰名商标，法律则给予了特别的保护，即驰名商标可以跨类别保护，即驰名商标的保护范围不受上述相同或者类似商品、服务的限制，可以延伸至不相同、不相类似的商品、服务上。

      一、驰名商标保护的国际、国内立法

      1、驰名商标保护的国际立法

      《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property ，1967年斯德哥尔摩文本，以下简称《巴黎公约》）第六条之二明确规定： （一）商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，已经成为有权享有本公约利益的人所有，而另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混乱时，本同盟各国应依职权按照本国法律允许或应有关当事人的请求，拒绝或取消该另一商标的注册，并禁止使用。商标的主要部分抄袭驰名商标或是导致造成混乱的仿造者，也应适用本条规定。

      《与贸易有关的知识产权协议》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，简称TRIPS协议）第十六条之三规定：巴黎公约（1967年斯德哥尔摩文本）第6条之二的规定应准用于与已注册商标的商品和服务不相似的其他商品和服务，其条件是与这些商品或服务相关的商标的使用应能够表示出这些商品或服务与已注册商标所有者之间的关系，而且已注册商标所有者的利益有可能因这样的使用而受到损害。

 

      2、驰名商标保护的国内立法

      1993年2月22日修改并正式实施的《中华人民共和国商标法》中并无“驰名商标”这一法律概念。事实上，为了更好保护事已经成为广为公众所知晓的商标的合法权益，1996年9月14日，国家工商行政管理总局发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》。尽管该规定的法律位阶比较低，为行政机关制定的行政规章，但是该规定对于当如如何认定驰名商标、以及如何保护驰名商标具有里程碑式的历史意义。为应对加入世界贸易组织（World Trade Organization WTO）的需要，中国于2001年10月27日修改了《商标法》，加入了关于驰名商标保护的相关规定。该修改后的《商标法》于2001年12月21日正式实施。其中该法第十三条规定：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。同时该法第十三条第二款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。至此，我国的商标立法关于驰名商标的保护已完全达到了TRIPS协议的要求。2002年10月16日，最高人民法院正式施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：依据商标法第十三条第一款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任。同时该解释第二十二条规定：人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规定进行。

      2003年4月17日，国家工商行政管理总局发布了《驰名商标认定与保护规定》，此规定是在1996年9月14日该局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》的基础上，并考虑了近7年来行政途径保护驰名商标的中出现的诸多问题，依据2001年12月21日修改并正式实施的《商标法》而最终形成。

 

      二、驰名商标淡化法律问题分析

      “商标淡化”的思想是著名的学者谢克特在20世纪20年代提出的一个概念。1927年，谢克特发表了《商标保护的理论基础》一文，其中谈到了“标记模糊”（brand blurring）的现象，指出在非竞争商品上使用他人的商标会削减（whittled away）该商标指示商品来源的能力，因此谢克特也被称为“淡化理论之父”。

      由此我们可以探究，谢克特所提出的“在非竞争商品上”其实与TRIPS协议第十六条之三所规定的“不相似的其他商品和服务”，以及我国《商标法》第十三条所规定的“不相同或者不相类似商品”所表达的内涵和外延具有同一性。在此，我们需要了解的就是为什么在不相同或者不相类似商品上也要给予驰名商标以特别的保护？其答案事实上就是为了防止驰名商标因为在不相同或者不相类似商品上被非权利人滥用，而造成驰名商标指使和区分有关商品或者服务的能力持续降低，这也就是“商标淡化”理论的根据所在。因此，商标淡化是和驰名商标紧密联系在一起的。这里需要注意的是，一般商标侵权理论中，判断是否侵犯注册商标专用权以商标是否相同或者近似、以商品是否相同或者类似，并以上述相同或者近似以及相同或者类似是否足以造成相关公众的混淆、误认为考虑标准，而在驰名商标淡化理论中则需要考虑被控侵权商标与请求保护的驰名商标是否相同或者近似，至于二者所指示的商品或者服务是否相同或者类似则不属于考虑的范畴。基于上述认识，侵犯驰名商标合法权益，构成商标淡化应当具备以下要件：

      1、请求保护商标事实上是否广为相关公众所知晓，是否属于驰名商标。

      如上所述，商标淡化是和驰名商标密切联系的一个概念，因此考察商标淡化制度适用的前提是要判断请求保护的商标是否已经在事实上构成了驰名商标。《驰名商标认定与保护规定》第二条规定，本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。关于如何认定驰名商标，根据2001年12月21日修改并正式实施的《商标法》第十四，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。根据《驰名商标认定与保护规定》第三条规定，认定驰名商标应当考虑（一）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；（二）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；（四）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；（五）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。上述各种因素应当成为主管机关认定驰名商标的依据，但是并非在每一个案件中上述因素均应当得到满足。主管机关可以根据个案实际情况全部的或者有选择的要求权利人依据以上要素进行举证。另外需要注意的一点是，驰名商标的地域性问题。如同商标具有地域性一样，驰名商标也会有地域性。1996年9月14日，国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第二条规定：本规定中的驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。而2003年4月17日，国家工商行政管理总局发布的《驰名商标认定与保护规定》第二条则规定，本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。以上两项规定是否有差异呢？如果留意，我们会发现除了《驰名商标认定与保护规定》将《驰名商标认定和管理暂行规定》中的“注册商标”修改为“商标”之外，《驰名商标认定与保护规定》还将《驰名商标认定和管理暂行规定》中的“在市场上”修改为“在中国”。“在市场上”是一个很宽泛的概念，在什么市场上？在美国的市场、还是在中国的市场，均未有统一的认识。而《驰名商标认定与保护规定》中所表述的在“在中国”则非常明确的表明了应当在中国市场上广为相关公众所知晓并享有较高声誉之事实。由此反推，如果请求保护的商标在巴黎公约成员国已有被认定为驰名商标的记录，但是在中国市场上从未使用，未为相关公众所知晓，则请求保护商标在中国是否可以被认定为驰名商标，依据《驰名商标认定与保护规定》，显然是有困难的。

      但是1999年9月29日世界知识产权组织大会三十四届会议上通过的《关于保护驰名商标规定的联合建议》（2000年日内瓦文本）第一章第2点之（2）规定，如果在一个成员国的至少一个相关领域的公众中，商标被认定为驰名（well known），该商标应当在成员国被考虑为驰名商标；

      显然，上述规定中关于“驰名商标”的保护范围显然不必然要求在请求保护的成员国也一定是驰名的，而是说如果在一个成员国已为驰名商标，则其他成员国有义务为该商标提供驰名商标的保护。当然目前由于我国已以行政规章的形式确定，依照我国的《商标法》以及有关的行政法规认定的驰名商标，特指在中国为公众所知晓的驰名商标。

      2、被控侵权商标与请求保护商标构成近似。

      所谓商标近似，是指被控侵权的商标与请求保护的商标相比较，其文字的自形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，并且这种近似足以误导公众。

      3、被控侵权商标指示的商品或者服务与请求保护商标指示的商品或者服务不相同或者不相类似。

      如果被控侵权商标指示的商品或者服务与请求保护商标指示的商品或者服务相同或者类似，则被控侵权行为就属于典型的商标侵权行为，依据《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条或者《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条就可以解决争议，上述规定所对应的每一类型商标侵权行为均应以是否造成“混淆误认”为判断准则。但是面对知名度很高的商标被非权利人使用在不相同或者不相类似商品上时，很显然“混淆误认”的传统商标侵权理论已经无法解决上述问题。惟有借助“驰名商标淡化”这一制度，突破“相同或者类似商品或者服务”的束缚，才能消除驰名商标不被淡化的危险。如本案，被告将已为驰名商标的“快克”商标使用在“卫生纸”商品上，而事实上请求保护的“快克”驰名商标核定的商品为第5类“药品”，如果依据传统的商标侵权判断标准，被告的行为应当被认定为侵权。但是客观上被告的行为属于对原告驰名商标的滥用，如果原告对被告的这种滥用放任，则久而久之，原告的“快克”商标识别商品来源的功能会被弱化，甚至消失。如此一来，原告“快克”驰名商标所积累的商业价值也将不覆存在。商标淡化制度的功能恰恰就在于防止上述情况的出现，从而在更大空间内充分保护权利人因为诚实劳动而获得的物质利益和社会认同。