视点 | 专利法第七十七条适用的判断与分析

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第七十七条“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”,此条内容通常称之为“合法来源抗辩”或者“销售/使用者不侵权条款”。但在实践中，具体哪些主体可以适用此条款抗辩，还应当根据实际案情、其在案件中的作用等综合判断。

例1：甲公司意图获得某款产品，其组织人员进行设计，完成了该产品的前期定型，但因其并无实际生产能力，故选择将该设计图纸交由乙公司，双方签订名为《销售合同》的合同，约定乙公司按甲公司提供的设计图纸生产产品，然后按一定的价格销售给甲公司，后乙公司按约交付产品给甲公司。不巧的是，这款产品落入了丙公司的某个专利权保护范围之内，后丙公司起诉甲乙二公司侵权，诉讼过程中，甲公司举证《销售合同》及履行凭证，以《专利法》七十七条为由抗辩不侵权。

例2：乙公司有多款产品在售，亦将其产品制作成图册等宣传材料向市场投放，以起到宣传己方产品的目的。甲公司在得到乙公司产品图册后，对其其中一款产品产生兴趣，后甲公司向乙公司订购了此款产品，双方签订名为《销售合同》的合同，约定乙公司按其产品图册中的产品进行生产，后乙公司按约交付产品给甲公司。不巧的是，这款产品落入了丙公司的某个专利权保护范围之内，后丙公司起诉甲乙二公司侵权，诉讼过程中，甲公司举证《销售合同》及履行凭证，以《专利法》七十七条为由抗辩不侵权。

笔者认为，上述两个案例中，案例1的甲公司不能适用《专利法》第七十七条之规定，应当承担侵权及赔偿责任。案例2的甲公司则适用《专利法》第七十七条之规定，仅承担停止侵权的责任，无须支付赔偿，理由如下：

在案例1中，被控侵权产品的设计是由甲公司完成，且甲公司向乙公司定做被控侵权产品时，已一并提供了被控侵权产品的设计图纸，且明确要求乙公司按设计图纸生产。在甲公司明确指定设计的情况下，不管是乙公司还是交由其他人制造，其根据合同约定制造所得的被控侵权产品均具有唯一性，即其必然会落入丙公司的专利保护范围内构成侵权。虽然甲乙两公司签订的合同名为《销售合同》，但实际上，甲公司已完成了被控侵权产品的前期设计和定型，即已参与了生产制造的部分环节，故其符合生产者而非销售者的身份。故甲公司与乙公司的行为，属于共同生产被控侵权产品的生产者，《专利法》第七十七条不能适用。

而在案例2中，虽然乙公司依然是根据甲公司指定的设计进行生产，但由于该设计系乙公司自行做出，和甲公司没有关系，甲公司仅是基于己方需要，选择了某一款由乙方设计的产品，属于典型的购买行为，而后乙公司根据己方的设计生产了被控侵权产品，并将产品销售给甲公司。在整个环节中，甲公司并未参与被控侵权产品的任何生产环节，其可以援引《专利法》第七十七条进行抗辩。

随着我国社会主义市场经济日趋完善，各种新模式的生产、销售层出不穷，但不管模式如何，《专利法》第七十七条销售/使用者的身份判断，始终应立足于对相关责任人在侵权行为中所起的实质性作用，来判断其能否适用该条款。