知识产权专辑 | 商标在先使用抗辩研究

《商标法》（2013年修正）第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该规定是2013年修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的是保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。《商标法》第三十二条对恶意抢注他人在先使用并有一定影响的商标作了禁止性规定，即申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。而依据第五十九条第三款规定，在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有范围内继续使用该商标，而不被认定为侵犯他人注册商标专用权。

本文主要是对该条款的适用要件进行梳理，并对在商标侵权案中在先使用抗辩的在先使用的时间点、在先使用的主体、有一定影响的判断以及原有范围等进行探讨。

    一、商标在先使用制度的立法背景及立法意义

依据《商标法》的规定，商标注册实行自愿原则，商标专用权仅基于注册产生,与商标是否使用无关，因此在现实经济生活中就产生了注册商标和未注册商标，已注册商标与在先使用的未注册商标，是商标法不断协调平衡的两个方面。

商标作为一种商业符号,其价值本质上仍源于商标在经营活动中的实际使用,只有经过实际使用的商标才可能发挥标识功能。刘春田教授认为：“一个仅仅经过审查、并登记注册但没用使用过的符号，是不是“商标”，有没有商标权？按照现行商标法，一个符号，一经完成登记注册，无论使用与否，就是注册商标，就享有商标权，就受到法律保护。但是，如果按照我们前面的逻辑，一个民事主体选定一个符号，未经商业性使用，没到市场上担当过标记产品的功能，仅仅到政府职能部门做了一个登记备案，并由该部门发布了一个声明。无论从事实上，还是从法律上看，都还不是一个商标。商标权作为私权，其民事法律关系的产生，应当与相应的法律事实为前提。商标权的发生应当以特定符号的商业性使用这个法律事实为前提。仅仅履行在政府机构登记注册的法律行为，不能等同于在市场上的商业行为。不能产生只有完成市场行为才能发生的法律关系。简而言之，登记注册，不能替代实际使用。否则就会背离市场规律和法则，就会有违法治。”

2013年修改的《商标法》新增加的第五十九条第三款“商标在先使用抗辩”条款，为在先使用人不侵权抗辩提供了法律支持，加强了对在先使用的未注册商标的保护并平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，提供了更为明确适用的具体法律规定，该规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权,在注册原则作为基本原则之外,为商标在先使用人提供的补充保护。

最高人民法院发布的2015年中国法院10大知识产权案件，北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司侵害商标权纠纷上诉案 ，该判决谈到：《商标法》第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权,便是在注册原则作为基本原则之外,为商标在先使用人提供的补充保护。该规定“是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容,主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益”。 但是,商标在先使用抗辩制度的引入并不意味着在《商标法》框架下,未注册商标与注册商标可以获得同等的保护。我国仍是“以商标注册制度为主,虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护,但保护水准不宜过高,以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。

二、商标在先使用抗辩的适用条件

由于商标在先使用人有权继续在原商品或者服务上使用其商标，而不构成对商标注册人的侵权，因此必须符合一定的构成要件。

1、在他人注册商标的申请日之前，就已经有使用的事实

这是对在先使用人的使用时间的要求，如果不具备这一条件，就没有“在先使用”，并以此作为侵害商标权的抗辩事由。在先使用商标的使用时间以该商标首次商业使用的时间为准。“商标的使用”是指将商标用于产品、产品包装或许容器以及产品买卖文书上，或许将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于辨认商品或服务来源的行为。《商标法》第五十九第三款规定只有在注册商标“申请日”之前使用商标的行为才属于“在先”使用行为,并非因为注册商标自申请日起便成为受《商标法》保护的注册商标,而以“申请日”作为在先使用行为的起算点,显然比以“注册日”作为起算点更有利于维护商标注册人的合法预期利益,并有利于维护商标注册制度。对此，(2017)鲁民终945号山东星火国际传媒集团有限公司、青岛市星火教育科技有限公司侵害商标权纠纷案判决认定：“本案中，青岛星火公司提供的证据证实其使用标识的最早时间是2013年12月，而山东星火公司申请注册商标的时间是2013年6月5日，青岛星火公司使用涉案标识的时间晚于山东星火公司申请商标注册的时间,故，一审法院对青岛星火公司的该项抗辩理由不予支持。”

(2017)粤73民终1803号广州市白云区新市客易爽百货店等与中粮集团有限公司侵害商标权纠纷上诉案判决也做了相同的认定：金装华夏公司在先使用主张成立需满足三个条件：一是其使用蓬莱阁图形作为商标须早于中粮公司第12177356号商标的申请日；二是该蓬莱阁商标有一定影响；三是其仅在原使用范围内继续使用。金装华夏公司二审提交的两份判决书并未生效，且判决书内容也并未认定金装华夏公司使用蓬莱阁图形早于第12177356号商标的申请日。金装华夏公司提交的葡萄酒封口印制的时间虽早于第12177356号商标的申请日，但金装华夏公司还需就符合上述第二、第三条件举证。综上，金装华夏公司主张在先使用，依据不足，不予支持。

2、在先使用的商标与注册商标相同或者近似，且使用商品或服务相同或者类似

在通常情形下，如果在先使用的商标与注册商标在商标图样上不构成相同或者近似，或者使用商品不属于相同或者类似商品，在先使用人有权继续使用且并无商标侵权问题。如果在先使用的商标与注册商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，则可能构成对注册商标权的侵害，但如上所述，不应当禁止或者制裁正当使用行为，因此有必要创设商标在先使用制度。

3、该在先使用的商标应具有一定影响

《商标法》第五十九条第三款主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益,其解决的是在先使用人对其未注册商标进行后续使用行为的合法性问题，前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益,通常情况下,如果使用人对其商标经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用,则该商标便具有了保护的必要性。在先使用商标的知名度都是通过个案认定，从《商标法》第三十二条及第五十九条三款来看，以及《反不正当竞争法》第六条（一）项中的对“一定影响”没有具体明确的规定或者标准，在司法实践中，通常由人民法院结合具体案件情况进行判断。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》【法发〔2010〕12号】规定：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”根据最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释（法释〔2007〕2号）规定，在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为1993年《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的“知名商品”。现行《反不正当竞争法》将“知名商品特有名称、包装、装潢”改为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”来看，对于知名度标准已经有所改变降低。结合以上因素，在认定在先使用商标是否具有一定影响，不能要求该在先使用商标必须达到相当高的知名度，或者要求达到驰名的知名度，要结合商品或服务特点、商标使用时间、使用范围等因素综合判断。

对此，(2017)辽07民初38号吉林省钓鱼台酿酒有限责任公司诉凌海市常胜金酒业有限责任公司侵害商标权纠纷案判决认定：“在先使用权利是要作为商标使用，而非作为产品的名称或者是标识，还需要有一定影响的，被告未能提供证据证明其是在2009年开始把老泥窖或者泥窖或者老泥作为商标使用，同时也没有证据证明其使用具有一定的影响。故被告该项抗辩意见，本院不予支持。”

4、被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为

因《商标法》中对第五十九条第三款的“原有范围”并明确的规定,故对该条款中的“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标经营使用等因素综合分析。商标使用同时涉及“商标”、“商品或服务”、“使用行为”及“使用主体”等要素,对原有范围的理解也应从上述要素着手。

在后使用的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”。在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为,因此,后续使用行为只能限于在先使用的商标及商品或服务,而不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。在后使用的使用主体应与在先使用的使用主体相同，在先使用作为不侵权抗辩必须同时满足先于商标注册人使用商标且有一定影响两个条件。即便在先使用商标且有一定影响成立，也只能是在先使用人在原使用范围内继续使用。
(2017)沪73民终293号御河硅谷(上海)建设发展有限公司诉天安数码城(集团)有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案判决认定：“对于在先使用商标的被许可人是否有权主张商标在先使用抗辩，同样需要在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标在先使用人和注册商标专用权人之间进行利益平衡。如果允许商标在先使用人的被许可人主张在先使用抗辩，一方面将使得享用商标在先使用的主体范围无限扩大，市场上可能同时存在多个主体使用该商标，导致注册商标权人市场上的对抗力量增大，也使得注册商标权人在一定程度上丧失商标再许可他人的意义。另一方面，无条件的允许在先商标使用人进行许可，可能使其经营规模快速扩张，这种行为实质上规避了商标法要求在先商标使用人仅能在‘原有范围’内继续使用其商标的规定，对注册商标专用权人的利益造成严重影响，与商标法限制在先商标使用人权利的立法目的不符。”

三、商标在先使用抗辩的限制条件

满足上述适用条件，在先使用人有经继续使用该商标，而不构成对注册商标权的侵害，但是该使用权的范围、使用方式等必须受到限制，才能平衡在先使用人和商标注册人之间的利益，体现公平正义原则。

1、商标注册人可以要求商标在先运用人加上恰当的差异标识

在后的商标注册人假设认为在先运用人运用的商标简略使相关群众对产品的来源发生混淆和误认，可以要求在先商标运用人加上恰当的差异标识。

2、禁止在先使用抗辩权的转移

商标在先使用制度是对在先使用商标和注册商标既存状态的一种维护，如果允许在先使用人授权或者单独转让其使用权则会破坏此种既存状态，也会不适当地影响注册商标专用权的行使。在先使用权是一种抗辩权，在先使用人无权再许可他人使用，否则，可能将颠覆商标注册取得制度。国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》第3条规定使用人“不得将服务商标转让或者许可他人使用”，即原则上在先使用人不得将其商标转让或者许可他人使用。

3、在先使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”

在先使用人本人对商标的后续使用不属于超出原有范围的情形,如前已经论述，同理，在先已获授权许可的“被许可使用人”的使用亦不超出原有范围。但在对在先使用行为人的利益予以保护时,应避免对商标注册人的利益产生不合理影响。通常情况下,在先使用人授权许可可以任意扩大自身经营规模,且被许可人的整体数量较难控制,故如无条件地允许在先使用人通过授权许可进行经营规模的扩张,对商标注册人利益造成的影响将无可预估。因此,基于对商标注册人利益的考虑,对于被许可使用人的使用原则上应加以限制。

综上所述，商标在先使用作为侵害商标权的抗辨事由，其功能主要在于对抗商标注册人的侵权请求。通过明确规定在先使用抗辩的适用条件，并以加上适当标示为条件，从而与注册商标形成区分，避免消费者的混淆，不损害商标注册人的利益。平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，体现公平正义的法律原则。

注释：

[i] 刘春田,《法治是商标事业发展的基础》，中华商标协会微信公众号2018年02月08日发表，网址：mp.weixin.qq/s/4J_bg3IYr6DtbzVreephZw；

[ii] [北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决书]

[iii] [郞胜主编:《中华人民共和国商标法释义》(全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编)法律出版社,2013年10月第1版,第113页。]

[iv] [郞胜主编:《中华人民共和国商标法释义》(全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编)法律出版社,2013年10月第1版,第114页。]

[v] [山东省高级人民法院 (2017)鲁民终945号民事判决书]

[vi] [广州知识产权法院(2017)粤73民终1803号民事判决书]

[vii] [锦州市中级人民法院(2017)辽07民初38号民事判决书]

[viii] [ 上海知识产权法院(2017)沪73民终293号民事判决书]