盈科案例 | 专利权属纠纷案件的制胜之道——以代理的某科技型企业专利权

作者：张宾

 核心摘要

近日，盈科北京知识产权法律事务部（二部）副主任张宾律师代理的一起涉及高科技企业的专利权属纠纷案件，由北京知识产权法院作出判决，判决驳回原告诉讼请求，我方当事人胜诉，相关发明专利权属于我方当事人。该案历时近三年，经历多次线上、线下开庭，笔迹鉴定等，案涉专利相关技术及设备经济利益高。

一、案情简介：

靳某等六人（本案原告）为涉案专利的发明人，2014年6月11日就涉案专利向国家知识产权局提出申请，2015年4月27日原告与大申烽华公司（本案被告）就涉案专利权的转让签署了《专利权转让合同》，后双方依法办理了专利申请权转让手续。2017年3月22日涉案专利取得国家知识产权局授权，专利证书显示：发明人系靳某等人，专利权人系大申烽华公司。

2020年靳某等六人以大申烽华公司以欺骗手段获得涉案专利申请权及专利权为由，向法院提起诉讼，主张涉案专利权应归其六人所有而并非大申烽华公司。

庭审中，被告提供了转让合同、专利申请权变更协议等文件以证明其通过受让形式从原告处取得专利权。就此，原告认为：首先，未见过案涉专利的转让合同、专利申请权变更协议，其次，专利转让合同、专利申请权变更协议中的签字并非其所签署，对该签名的笔迹不认可，向法院申请笔迹鉴定。但最终在法院组织下处理鉴定事项过程中，又表示不再申请鉴定。

法院认为，被告已初步就其合法取得涉案专利申请权进行了证明，根据优势证据规则，被告在签订专利转让合同、专利申请权变更协议等文件后，完成相应的申请程序，取得了涉案专利的专利权。对原告的主张不予支持。

二、专利权权属纠纷案由

 

知识产权相关诉讼案件，大的方面分为民事纠纷、行政诉讼和刑事案件。知识产权民事纠纷案件，又分为知识产权权属、侵权纠纷案件、知识产权合同纠纷案件和不正当竞争纠纷案件。

而在知识产权权属纠纷案件中，按照权利的类型主要有：专利权权属纠纷，著作权权属纠纷，商标权权属纠纷，植物新品种权权属纠纷，集成电路布图设计专有权权属纠纷等。

专利权权属纠纷案件，是指在发明创造被授予专利权期间或之后，就谁应当是真正的专利申请人或专利权人所发生的确权纠纷案。根据专利申请阶段的不同，专利权权属纠纷可以分为专利申请权权属纠纷和专利权权属纠纷。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人，申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

三、造成专利权权属纠纷的原因

在实务中，引发专利权权属纠纷的原因可以归纳为以下几类：

第一类，因职务发明而引发的专利权属纠纷，争议双方之间存在雇佣或者临时雇用的基础法律关系。《专利法》等规定了三种职务发明创造认定的具体情形，即必须具备以下条件之一：（1）主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。包括主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等作出的发明创造；（2）执行本单位的任务所完成的发明创造；（3）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造[1]。实务中，由于职务发明而引起的专利权权属纠纷案件，归纳起来有以下几种：其一为单位与在职员工发明人之间对专利是否属于职务发明存在争议而引发的专利权权属纠纷；其二为前员工在原单位工作期间，以个人名义或者以其他单位名义申请的专利而引发的专利权权属纠纷。其三为员工在劳动关系终止后1年内作出的发明创造而引发的专利权权属纠纷。

第二类，因合作开发、委托开发引发的专利权权属纠纷；争议双方之间存在委托技术开发或者合作技术开发的基础法律关系。之前，我们团队就代理过类似的案件。合作的双方一方为国企研究所，另一方为民营企业，国企研究所提供项目技术的方案和思路，由民营企业来共同参与完成项目的落地和实施。双方在技术项目合同中约定，由项目相关技术而产生的知识产权归双方共同所有，相关的专利由双方共同申请，授权后双方为共同的专利权人。项目在合作过程中，民营企业以第三方的名义就项目相关技术申请专利，侵害了国企研究所的合法权益。

第三类，因侵权行为引发的专利权权属纠纷，例如因非法接触相关技术并取得专利权而引发的专利权属纠纷，一方取得另一方的技术成果并申请专利，也可能引发专利申请权或者专利权权属纠纷。上文中，我们提到的实务中的例子，纠纷双方基于共同的项目，因合作开发而取得的技术成果，按照双方事前的约定，相关技术成果而申请的专利权应属于双方，一方违背事前约定以第三方名义申请专利的行为，该违约方让第三方申请相关专利的行为属于违约行为，而作为专利申请人的第三方属于非法接触相关技术而取得相关专利权，就属于第三类情形。

第四类，因专利权转让而引发的专利权权属纠纷。本案就属于这种情况。这种情况在实务中比较少，或者说，这类情况是前面三种情况的延伸或交叉形成的。本案我方当事人通过转让的方式取得了专利申请权，发明创造经过实质审查后授权，从而取得涉案专利的专利权。在这类纠纷中，转让手续是否完善，有关签章、签字是否由本人签署，以及专利代理机构在代理有关转让程序时流程材料是否完备、有无瑕疵就特别关键。

四、专利权权属纠纷案件的诉讼时效问题

在涉及专利纠纷的民事诉讼案件中，侵犯专利权的民事纠纷案件诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算[2]。而目前司法实践中一般认为专利权权属纠纷不受诉讼时效的限制，知识产权属于无形资产，与有形资产在物权属性上类似，由于确认物权的请求权不受诉讼时效的限制，因此确认知识产权权利归属的请求权同样也不应受诉讼时效的限制。最高院的判例也已经明确了专利权权属纠纷属于确认之诉，不受诉讼时效限制。具体见(2020)最高法知民终1746号民事判决，北京歌某科技有限公司、苏州敏某股份有限公司专利权权属纠纷，在该案中，最高法指出，“关于歌某科技公司主张专利权权属时效的问题。本院认为，本案案由为专利权权属纠纷，属于确认之诉，不受诉讼时效限制。因此在无证据证明歌某科技公司明显存在怠于起诉的情况下，无论歌某科技公司于何时提起本案诉讼争议，亦或是否在产品研发及实际产品技术应用中采用或者是需要采用涉诉专利技术，都不应影响对涉案专利是否构成职务发明的认定。”[3]

五、针对专利权转让引发的专利权权属纠纷相关证据材料的搜集

本案是由于转让引发的专利权权属纠纷，针对此类案件，作为代理律师要搜集的证据材料，主要包括以下几大方面：

1、涉案专利的相关申请材料，包括专利申请文稿中的权利要求书、说明书、附图、摘要，涉案专利申请相关公示信息，有关网页截图，专利图纸。就涉案专利申请的相关技术交底书、有关底稿，申请人、发明人与代理机构的工作人员就申请相关事宜进行沟通的往来邮件等。

2、国家知识产权局的相关文件及存档材料，包括：专利申请受理通知书、专利申请权变更协议；专利审查意见通知书、意见陈述书等。

3、与有关专利代理机构的相关材料，包括但不限于：专利代理委托书、申请文件的草稿、初稿、定稿等。

4、其他资料。在实务中，专利申请人可能会将相关技术方案，拆分成系列的技术方案进行专利申请，在此情况下会有系列专利。代理律师可以就案涉专利相关的系列专利进一步挖掘有关证据材料。实务中还有另外一种情况，针对同一技术方案，申请人可能会同时申请发明专利和实用新型专利，在这种情况下，如果诉讼案件涉及的只是发明专利，建议代理律师将相关的实用新型专利的相关材料也挖掘分析。本案就是这种情况，涉案专利是一件发明专利，同一申请人在同一日也申请了实用新型专利。作为代理律师，我们在本案中，从国家知识产权局调取了该实用新型专利的有关底档文件，包括专利申请文件、受理通知书、专利申请权变更协议等。该证据材料中也有本案原告自然人的有关签名，对案件的判决结果也起到了重要作用。此外，如果针对的是已经授权的专利权权属纠纷案件，作为代理律师，要搜集的证据材料，还包括：涉案专利证书、专利授权文件等。

六、专利权权属纠纷案与专利合同纠纷案件的交叉

本案对方（即案件原告）按照专利权权属纠纷案件进行立案，我们理解，本案除了涉及专利权权属纠纷之外，可能也涉及专利合同纠纷。

专利合同纠纷案件包括专利申请权转让合同纠纷、专利权转让合同纠纷、专利实施许可合同纠纷和专利代理合同纠纷。专利合同纠纷的基本法律关系是合同纠纷。

专利申请权转让合同，是指当事人就已经向国家知识产权局提出专利申请的技术成果所订立的涉及该成果的专利申请权转让的合同。专利权转让合同纠纷，是指当事人就专利权的转让所订立的合同发生的纠纷。

受让方的主要义务。不管是专利申请权转让合同，还是专利权转让合同，受让方的主要义务是按照合同约定向转让方支付合同约定的对价。

转让方的主要义务。在专利申请权转让合同中，转让方的主要义务是，将合同约定的专利申请权移交受让方，提供申请专利相关的技术资料，在国家知识产权局完成相关专利申请权的变更手续等。在专利权转让合同中，转让方的主要义务是，将合同约定的专利权移交受让方，提供申请专利相关的技术资料，在国家知识产权局完成相关专利权的变更手续等。

七、延伸——相关专利权属纠纷典型案例的裁判要旨

1、涉及职务发明的专利权权属纠纷典型案例

在专利权权属纠纷的案件中，是否属于职务发明而引发的纠纷在其中占有很高的比重。在这类纠纷中，核心在于职务发明创造的认定。

相关的指导案例有最高法指导案例158号：

（2019）最高法民申6342号 “深圳市卫邦科技有限公司与李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案”。 裁判要旨：在判断涉案发明创造是否属于职务发明创造时，应综合考虑以下因素作出认定：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；二是涉案专利的具体情况；三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源；四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。依法保护原单位对职务发明创造享有的合法权利，维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位的利益平衡。[4]

其他典型案例：

江苏省高院 (2019)苏民终236号“海默科技（集团）股份有限公司与无锡洋湃科技有限公司专利权权属纠纷”。

2、将非公开的技术方案申请涉案专利引发的专利权权属纠纷典型案例

案例信息：

最高人民法院（2020）最高法知民终1293号“航天长征化学工程股份有限公司与聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司专利权权属纠纷案”。

裁判要旨：

对于将非公开的技术方案申请专利引发的专利权权属纠纷，一般首先应由原告举证证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案，并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案；如果被告主张涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进，应当举证证明；在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下，被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别，并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理的说明；若双方主张对方各自完成的部分属于公知常识、现有技术或现有技术已给出明确的技术启示，应对此进行举证。人民法院根据双方当事人针对上述内容提交的证据确定专利权归属。[5]

3、因合作技术开发而引发的专利权权属纠纷典型案例

在合作开发技术的项目中，各方一般会签署技术开发合同。技术开发合同，是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同，包括委托开发合同和合作开发合同。在此类案件中，首先需要认定，当事人所签署的合同是否为技术合同，关键是要审查合同约定的主要权利和义务是否含有技术内容或技术方案，从形式上看，技术合同约定的内容，一般包括研发的内容、研发的预期成果、交付时间、研发经费的数额及支付结算方式、技术及资料的保密流程、技术成果的归属、验收方式及违约责任等。

在技术合同中，关于专利权等技术成果的归属问题，如果协议中有明确约定，即合同各方当事人如果在协议书中对技术范围已有明确具体约定的，应当依据该约定判断涉案专利所请求保护的技术方案是否被包含在涉案协议书约定的技术范围之内，从而确定专利权或专利申请权的归属。如果协议中无明确约定，或者合作各方只是在协议中笼统地约定“双方合作研发产品知识产权归甲乙双方所有”之类的，只有实质参与合作研发、并就发明创造提供了实质贡献的才能主张共有权。

案例信息：

最高人民法院（2019）最高法知民终836号“翊登电子有限公司、东莞健益五金制品有限公司专利权权属纠纷、专利申请权权属纠纷”。

裁判要旨：

只有“合作研发”才能主张专利的共有权。即应考虑以下因素：（1）在合作研发中合同相对方是否履行了合同义务；（2）从诚信原因解释，合同相对方在“合作研发”中提供的支持和帮助应该是实质性的，而非仅仅参与研发或提供一般性的技术支持；（3）考察合同相对方是否在技术支持上做出了实质性贡献，应考虑其所提出的技术方案是否具备新颖性，提供不具备新颖性的技术方案只能视为提供了技术参考，不宜认定为“实质性贡献”；（4）技术方案新颖性的判断，参照《专利法》第二十二条规定，即技术方案不能是现有技术也不能是构成抵触申请的在先申请技术。[6]

参考文献：

[1]中华人民共和国《专利法》第六条及《专利法实施细则》第十二条。

[2]中华人民共和国《专利法》第七十四条。

[3] (2020)最高法知民终1746号民事判决书。

[4]（2019）最高法民申6342号 “深圳市卫邦科技有限公司与李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案”。

[5]最高人民法院（2020）最高法知民终1293号，航天长征化学工程股份有限公司与聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司专利权权属纠纷案。

[6]最高人民法院（2019）最高法知民终836号，翊登电子有限公司、东莞健益五金制品有限公司专利权权属纠纷、专利申请权权属纠纷二审民事判决书。

张宾律师，华中科技大学工学硕士。现为盈科全国网络数据安全合规中心副主任，盈科北京知识产权法律事务部（二部）副主任。律师执业资格、专利代理师执业资格、中国证券投资基金业从业资格。担任中国交通运输协会法律工作委员会常务理事、国家知识产权创意产业园智库专家、北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员、西交利物浦大学校外导师、中国中小企业协会调解中心调解员等。

多次被评为盈科律师事务所“知识产权及科技法律服务领域”年度优秀律师；为科技互联网行业的相关单位提供知识产权、网络数据合规、并购投融资等综合的企业法律服务。律师执业以来，为众多大型企事业单位提供过法律服务，受邀为以下单位开展过法律讲座：北京市贸促会、北京市国际商会、北京市电子商务协会、北京市海淀区高层次人才发展促进会、天津市贸促会、天津市国际商会、河北省贸促会、河北省国际商会、航天科工集团、中国电力发展促进会知识产权分会、国家电网全球能源互联网研究院、中科院紫金山天文台、东南大学、苏州大学等。