探讨无效程序中权利要求修改的边界

106专利授权的权利要求1为：

1、二氧化铈，其为仅由二氧化铈构成的氧化物，在900℃煅烧5小时后的比表面积为30.0m2/g以上。

请求人淄博加华新材料资源有限公司（下称“加华公司”）以权利要求1-9得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定等理由提起无效宣告请求。在无效程序中专利权人将实施例中制备得到的最大粒径53.2m2/g补入到权利要求1中，修改后的权利要求1为：

1、二氧化铈，其为仅由二氧化铈构成的氧化物，在900℃煅烧5小时后的比表面积为30.0m2/g至53.2m2/g。

复审委以上述修改方式不符合《专利审查指南》的相关规定为由不予接受，并最终在授权文本的基础上宣告106专利全部无效。

阅读106专利的说明书可知，本专利的发明目的是提供一种更为有效的催化剂，即使在高温环境下使用仍能维持较高的比表面积，在更高温度环境下也能维持低温域的吸收放出氧气的能力。其通过改进制备方法从而获得了一种在高温下仍具有高比表面积的二氧化铈。在说明书中记载了11个实施例，其中制备得到的二氧化铈在900℃煅烧5小时后的比表面积分别为：30.8、31.1、33.6、36.6、……、53.2m2/g，即在30.8m2/g～53.2m2/g范围内。正如无效决定所述“二氧化铈在高温下比表面积的大小是衡量其高温稳定性的重要参数指标，在其他参数相当的情况下，更高温度下比表面积越大，则高温稳定性相对越好，相应的催化效果也越好，而催化剂的性能与其原料组成、结构和制备方法等参数密切相关”、“根据说明书实施例1-11的记载，本领域技术人员能够概括出的本发明的二氧化铈在900℃煅烧5小时后比表面积范围应当在30.8-53.2 m2/g，而难以合理预测其在上述范围以外的比表面积”，即“本领域技术人员根据权利要求限定的组成以及说明书记载的该二氧化铈的制备方法均难以预见该二氧化铈在900℃煅烧5小时后的比表面积的合理上限。”

笔者也非常认同上述没有限定上限的授权的权利要求1得不到说明书的支持。但本文中，笔者想探讨的是，是否允许在无效程序中加入53.2 m2/g这一上限值？

《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

《专利法实施细则》第69条第1款规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节规定：在无效阶段发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其修改原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

由上述规定可以看出，专利法和实施细则的规定主要是（1）不得修改超范围；（2）不得扩大原专利的保护范围。将前述106专利的修改方式与专利法和实施细则进行比较后可以看出，其修改符合上述规定。

根据审查指南的下述规定（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征；可知，上述修改方式不符合审查指南的相关规定，增加的53.2 m2/g这一数值未包含在授权的权利要求1中。

审查指南对无效阶段中修改方式的严格限制，是基于权利要求书的公示作用，和社会公众的信赖保护原则。

但笔者注意到，审查指南的前述规定使用的是“一般”的措辞，在所列出的修改方式中也使用了“一般限于”这样的用语，也就是说，审查指南中并没有排除存在其他的例外情形。那前述无效决定中的修改是否可以适用该例外情形？

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》中，对于权利要求的解释，规定“符合发明目的原则。在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中…”。该条规定的设置，将会使得某些权利要求得不到说明书的支持这类无效理由变得不再适用，故笔者并不完全认同该规定。但从专利法保护“真正的发明创造”角度出发，笔者认为，就本案的无效而言，其是因为得不到说明书支持而可能被宣告无效，增加了53.2m2/g这一特征后，能够满足得到说明书支持的要求，而且这一上限值在原来的大于30.0m2/g的范围内，并未超出审查员的预期，也未增加审查员的工作量，对于专利权人真正做出贡献的部分予以保护，也未对权利要求的保护造成不确定性，因而，允许该种修改方式也有其合理性。

笔者对下述案例进行分析，以期对上述观点提供支持。

最高人民法院在（2011）知行字第17号案中，就修改问题作出过清楚认定。该案涉及专利号03150996.7的发明专利，其授权的权利要求1为“一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物”。

专利权人在无效程序中将涉案专利权利要求1中的配方比例“1∶10－30”修改为“1∶30”。复审委作出第14275号决定，认为该修改从连续的比例范围中选择了一个特定的比例请求保护，不属于无效宣告程序中允许的修改方式，故对修改文本不予接受。

最高人民法院认为：1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比，将权利要求修改为1:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围，不属于相关法律对于修改进行限制所考虑的要避免的情况。如果按照复审委的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，《审查指南》规定在满足修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。二审判决认定修改符合《审查指南》的规定并无不当，复审委对《审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格，其申诉理由不予支持。

事实上，复审委于2014年做出的第24591号无效宣告请求审查决定中，已经就该类似修改作出了认定。该无效决定涉及专利号为03139760.3的发明专利（下称“760专利”），其授权的权利要求1为“一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂，其特征在于，该化合物的结构通式如下所示：

（I）”。专利权人在无效宣告程序中将权利要求1中的马库什通式（I）化合物修改为实施例2记载的具体化合物（该具体化合物在通式I范围内，但并未在权利要求中予以保护）。

复审委认为：

实施例2具体化合物的制备、确认以及用途和使用效果在说明书中已经清楚、完整地予以公开，并且是本专利唯一既给出了制备方法又确认了活性效果的具体化合物，所属领域技术人员通过阅读专利说明书，根据该说明书所记载的内容应当可以获知，上述实施例2化合物是本专利的发明核心所在。

针对本案的修改，复审委认为：尽管专利权人对权利要求1所作的上述修改不属于并列技术方案的删除，但是，修改后的具体化合物不仅在专利说明书中有明确记载，而且其属于本专利的发明核心所在。如果允许专利权人进行上述修改，则能够更加充分地体现专利制度鼓励发明创造的立法本意，并且有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质；同时，鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内，允许上述修改也不会带来公示性方面的问题；因此，上述修改并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，应可以作为例外情形而被接受。

当然，上述案例2中，允许修改的具体化合物是唯一发明核心的化合物，而本案除了53.2m2/g以外，还存在33.6、36.6、47.7、44.6、42.3、31.1、30.8、40.7、48.0、和50.3m2/g等众多方案，是否修改为其他方式存在不确定性。

但笔者认为，就本案而言，其技术方案是因没有限定比表面积的上限而得不到说明书的支持，而53.2m2/g是说明书11个实施例中公开的最大的数值，即最上限的数值，而将“比表面积范围为30.0m2/g以上”修改为“比表面积为30.0m2/g至53.2m2/g”，缩小了本专利的保护范围，没有给专利权人带来不当获利，将上限修改为该数值是可以预期的，也是发明对现有技术贡献的最大范围。因此，笔者认为，本案中对于数值范围的缩小，也可以被接受。

综上可知，审查指南虽然强调绝大多数情况下以上述三种修改方式为原则，即修改方式一般情况下限于前述三种，但并未完全排除存在其他修改方式的可能性。若仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。

因而本案中，是否能够允许该种修改方式，我们将关注该案的后续进展。

另外，还想指出的是，106专利的上述不支持问题完全可以在撰写初期或者实质审查阶段予以避免。专利代理人在为发明人争取最大保护范围的前提下，也应当注意为修改留出足够的空间，在专利中撰写出多个层次，特别是涉及发明点的技术特征，更应该在权利要求中限定出多个范围，从而使得在后续确权程序中，有修改的余地，而非本案所面临的境地。