价值一亿美金的启示

本文作者：常春

1.  概述

近日，美国威斯康辛东区联邦地区法院判决中国家具制造商敏华控股（Man Wah Holdings Ltd., Inc.）侵犯了美国座椅配件制造商Raffel Systems, LLC（以下称“拉斐尔公司”）的包括多个专利在内的知识产权，并因此判赔一亿美元[1]。

本案中，原告拉斐尔公司主张了五项美国实用专利（等同于中国的发明专利）以及两项外观设计专利（等同于中国的外观设计），这五项专利分别请求保护1）用于座椅装置的带灯杯架；2）用于座椅装置的杯架装置；3）用于座椅装置的杯架装置；4）具有包括杯架装置的座椅装置的客车；以及5）包括杯托架装置的椅子。两项外观设计专利分别涉及的杯架的外形涉及以及开关的外形设计。

从专利的角度，仅拥有30位工程师的拉斐尔公司[2]依据一件基本专利申请按需构建不同权利范围的专利组合以对不同类型的潜在侵权人以及潜在侵权人的不同行为进行最大程度的维权的做法值得借鉴。

2.  拉斐尔公司的专利组合

首先，一件基础专利申请也能衍生出一个专利组合。经查阅不难发现，这五项美国实用专利其实都源自同一个基础专利申请，即拉斐尔公司于2006年4月25日提交的第11410547号美国实用申请，五项专利的提交时间和具体情况如下表1所示。

这五项专利分别指向不同的保护客体，即1）292’号专利，带灯的杯架，2）505’号和882’号专利，均指向杯架，3）968’号专利，指向具有带杯架的座椅的客车，以及4）603’号专利，指向带杯架的座椅。五个专利权利范围关系大致如下图1所示：

专利号	保护客体	类型	实际提交日	代表性附图
US7766293	座椅装置的带灯杯架	首次申请	2006/4/25
US8714505	座椅装置的杯架	继续申请	2014/1/10
US8973882	座椅装置的杯架	继续申请	2014/4/28
US10051968	具有座椅的客车	继续申请	2018/1/11
US10299603	包括杯架装置的座椅	继续申请	2018/7/10

表1 五项专利详情及代表图

 

图1 拉斐尔公司五项专利保护范围关系示意图

3.  专利组合的构建过程：

从专利申请递交以及申请获得授权的时间看，这件基础申请首先获得了关于带灯的杯架的技术方案的292’号专利保护。显然，拉斐尔公司此时并没有满足于仅仅是得到对带灯的杯架的保护结果，它注意到杯架的结构本身并不需要附加发光体的结构仍有望获得专利权，因此，拉斐尔公司在此后提交了涉及杯架结构本身的继续申请，并分别获得505’和882’两项专利。

在本案中，被告一直从原告处采购杯架生产座椅。在此过程中，原告注意到如果仅对杯架进行保护，则对于包括被告在内的使用杯架加工座椅的厂商而言，使用侵权杯架加工座椅的行为可能仅会被法院认为构成使用专利的侵权，为了解决这一问题，拉斐尔公司后续又提交了两件继续申请分别请求保护椅子和客车，并分别获得了968’和603号’两项专利，从而将被保护的客体从杯架延伸到了座椅和客车，这就覆盖了被告生产产品的类型，覆盖了被告制造、销售专利产品的行为。

图3 拉斐尔公司五项专利申请递交时间图

从拉斐尔公司的以上申请策略看出，其专利申请策略为带灯杯架产品以及其周边产品构建了较为完整的专利组合，通过上述对五项专利形成的过程不难看出，专利组合的构建并不是一次性完成的，而是可以在专利申请的过程中逐步发现自身技术方案对现有技术的贡献，并通过恰当利用专利制度中的继续申请制度而逐步完成的。这样在主张专利侵权时，就可以综合利用几项专利权针对被告的不同被控侵权行为打出组合拳，增加诉讼中认定侵权的概率并提高赔偿金的数额。

当然，应该看到，拉斐尔公司构建这样的专利组合也并非一帆风顺，本案在美国的同族专利申请存在一定数量的未授权，也就说拉斐尔公司的一些保护范围的尝试没有成功，其成功构建本案中的专利组合的付出精力和金钱和要比看上去的大得多。

4.  如何在中国构建这样的专利组合

是否可以在中国的专利法律框架下构建类似的专利组合呢？答案是肯定的，但需要善加利用分案申请制度，而且在撰写申请文件时要对专利产品的结构进行充分的拆分和组合，形成分层次的描述。

4.1 中国专利申请的分案申请

中国专利体系中的分案申请制度是一种允许申请人在一件专利申请（以下称“母案”）的基础上，提交具有不同权利要求范围的其他专利申请（以下称“子案”）的制度。该制度对子案的最晚提交时间以及提交的内容有限制。例如子案最晚应该在母案完成授权手续或驳回生效前提出，子案的内容不能超出母案的内容等。分案申请制度允许如果申请人对母案的被批准授权的权利要求的保护范围不满意，则可以提交其他保护范围的分案申请。这意味着如果母案一直在申请中，则可以无限制地提出子案作为分案申请，甚至于基于子案再提出分案申请（以下称“孙案”）以期获得对不同客体的不同技术方案的保护，如下图4所示。这种方式允许专利权人在维权时一方面更具灵活性，另一方面可以获得最大程度的赔偿。

 

图4 母案在审中则可随意提出                图5 母案授权后则仅能依据分案通知书提出

现实中很多申请人有时更关注专利的授权速度，期望母案可能在很多时间内即获得授权。如果母案授权发证较早，则后续的子案、孙案的提出的灵活性则大大下降。这在情况下，根据专利法的规定，申请人不能随意的提出分案申请，仅可在子案不符合单一性要求的情况下，才能根据专利审查员发出的分案通知书在通知书给出的期限内提出孙案的分案申请，如上图5所示。

需要注意的是，能够提出多个分案申请或者多层级的分案申请需要有多层次的保护客体的专利申请文件做前提。下面将具体说明。

4.2 在原申请的范围内限定分案申请

分案申请可以要求与原申请不同的保护范围，但这个要求的保护范围不能超出原申请的范围。为了满足这样的条件，申请文件中需要记载了或者可以从申请文件中毫无疑义的推导出。例如，上面拉斐尔公司的五项专利构成的专利组合中保护的带灯的杯架和两种不同方案的不带灯的杯架，在中国的分案体系中，这需申请文件中有这些技术方案的明确记载或暗示。例如，在一些实施例中，需要记载带灯的杯架、而在另一些实施例中，需要记载不带灯的杯架，这往往需要专利申请的说明书中有明确的递进描述层次，如果是有肉眼可识别结构的技术方案，例如机械、电子、材料类技术方案，则为每种类型的技术方案配以附图并加以描述则更容易体现这种层次。

如果没能在专利申请文件撰写时体现保护客体的层次，则在提出分案申请时可能会被认为缺乏相应的层次支持。

5.  来自专利律师的建议

1）    不同的专利保护客体指向不同的侵权行为实施者以及不同的侵权行为，为了使得授权的专利更加具有可执行性，申请人可以考虑利用中国的分案申请制度构建基于一件基础专利申请的专利组合。

2）    寻找有经验的专利律师或专利代理人形成有保护层次的专利申请文件，为后续的专利组合的构建提供灵活性。

 

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[1] smp.weixin.qq/s/Jjg9jRS4hO0TtsVsJL7erw

[2] s.jsonline/story/news/2022/06/17/germantown-firm-wins-big-jury-trial-against-chinese-manufacturer/7653713001/

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